申請司法認定馳名商標實務(wù)中的問題及對策

 自2001年7月《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》以及2002年10月《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》頒布以來，截至2005年4月底，人民法院已經(jīng)在審判活動中共認定了“Rolex”、“奇正”、“紅河”、“沃爾瑪”、“DUPONT”、“立邦”、“國美電器”等29件馳名商標。隨著越來越多的國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷做強做大，從地方到全國，甚至走向世界，商標在品牌經(jīng)營中顯得日益重要。馳名商標由于比普通商標享有更多的法律保護，更加受到關(guān)注。上海創(chuàng)馳企業(yè)管理咨詢有限公司作為專業(yè)的商標咨詢機構(gòu)，在幫助當事人維護商標合法權(quán)益的過程中，也經(jīng)常遇到申請馳名商標的案例。申請認定馳名商標，關(guān)系到企業(yè)的商標戰(zhàn)略、經(jīng)營策略、廣告策略、法律保護記錄、商標馳名證明等多個方面，需要企業(yè)在各方面作出持續(xù)不斷的努力。本文僅從實務(wù)角度出發(fā)，對企業(yè)申請司法認定馳名商標中存在的問題及對策進行分析。

 一．申請認定馳名商標的途徑

依照我國目前法律及相關(guān)司法解釋規(guī)定，商標權(quán)人可以通過兩種途徑來申請認定馳名商標。一是通過行政認定，即在商標注冊、異議、調(diào)處等過程中向國家工商總局商標局、商標評審委員會申請認定馳名商標，這也是我國目前認定馳名商標的主要途徑，絕大多數(shù)的馳名商標是通過行政程序認定的。二是通過司法認定，即人民法院在審理商標糾紛案件中，根據(jù)當事人的請求和案件的具體情況，對涉及的注冊商標是否馳名進行認定，這也是國際上的通常做法。

我國目前采用國際通用的“被動保護、個案認定”的原則來認定馳名商標。所謂“被動保護”是指在商標申請、商標管理及訴訟過程中，只有在當事人依法提出請求，且根據(jù)具體案情，若不認定馳名商標，則商標法關(guān)于馳名商標特殊保護的規(guī)定就不能實施的情況下，才做出認定。國家工商總局商標局、商標評審委員會及人民法院不依職權(quán)主動認定。所謂“個案認定”是指人民法院在審理商標糾紛案件中認定，裁判文書所認定的馳名商標僅對該案具有效力，不必然對其他案件產(chǎn)生影響。如果涉案商標曾經(jīng)被認定為馳名商標，且對方當事人認可該商標在本案中可以繼續(xù)作為馳名商標的，人民法院將不再審查，直接將其作為馳名商標予以保護；對方當事人不認可該商標為馳名商標的，人民法院才再次審查，作出該商標是否為馳名商標的認定，提出不認可馳名商標的一方當事人負有最初的舉證責(zé)任。

 

二．司法認定馳名商標的標準

與認定馳名商標有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章、司法解釋有《中華人民共和國商標法》、《關(guān)于審理涉及計算機域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》，此外，各省市、自治區(qū)還就馳名商標、著名商標、知名商標的申請、認定等程序作了眾多的規(guī)定，大多屬于地方性法規(guī)或者地方性規(guī)章�！恶Y名商標認定和管理暫行規(guī)定》是國務(wù)院工商行政管理部門認定馳名商標的具體依據(jù)，《商標法》第十四條應(yīng)當是人民法院司法認定馳名商標的法律依據(jù)，依據(jù)我國《商標法》第十四條，認定馳名商標應(yīng)當考慮以下因素：（一）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的紀錄；（五）該商標馳名的其他因素。企業(yè)申請認定馳名商標，應(yīng)當就涉案商標馳名承擔(dān)舉證責(zé)任。

1．關(guān)于知曉該商標的相關(guān)公眾

相關(guān)公眾一般應(yīng)當包括，但不必局限于：（1）使用該商標的那些商品或者服務(wù)的實際和/或潛在的顧客；（2）使用該商標的那些商品或服務(wù)的銷售渠道中所涉及的人員；（3）經(jīng)營、管理、使用該商標的工商業(yè)界。

2．關(guān)于該商標的使用及注冊情況

依據(jù)《商標法》第十四條的規(guī)定，并未要求馳名商標為注冊商標。非注冊商標獲得馳名商標認定在實踐中也有先例，1988年，“力士Lux”商標被認定為馳名商標，這可能是我國最早的非注冊商標獲得馳名商標認定的案例。經(jīng)中國中化集團申請，國家商標局于2002年2月作出決定，認定使用在進出口代理服務(wù)中的“中化”商標為馳名商標，同樣的，非注冊商標獲得馳名商標認定的還有近年認定的內(nèi)蒙古小肥羊餐飲有限公司的“小肥羊LITTLESHEEP及圖”商標。

雖然從理論上來講，由于資訊科技與媒體宣傳的飛速發(fā)展，沒有實際在商品或者服務(wù)上使用的商標完全有可能通過海量的廣告宣傳，在短期內(nèi)獲得較高的知名度，為相關(guān)公眾所知悉。但是，由于商標的基本功能就是區(qū)分商品和服務(wù)，對于沒有與之對應(yīng)商品或服務(wù)的商標認定為馳名商標進行保護，并無實質(zhì)意義，因此《商標法》十四條專門規(guī)定了認定馳名商標應(yīng)當考慮的因素包括該商標使用的持續(xù)時間，目前在實踐中也未有未經(jīng)實際使用或者短期使用的商標被認定為馳名商標的先例。

3．宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍

《商標法》并未對申請認定馳名商標的商標宣傳工作的持續(xù)時間作出明確的規(guī)定，從目前的實踐來看，申請認定馳名的商標宣傳工作的持續(xù)時間不宜少于3到5年。

宣傳工作的程度涉及到廣告宣傳費、廣告宣傳的媒體覆蓋度、宣傳頻率等方面，其中廣告宣傳費是法院衡量宣傳程度的重要指標之一。

商標的宣傳工作往往面對消費該商標的產(chǎn)品或者服務(wù)的潛在市場，宣傳工作的地理范圍一般與市場開拓同步進行，在司法認定馳名商標實踐中，覆蓋全國各地的眾多銷售網(wǎng)點、代理渠道以及子公司、分公司的數(shù)量也是法院考慮的因素。

 

三．目前申請司法認定馳名商標實務(wù)中存在的主要問題及對策

1．申請人缺乏完整科學(xué)的商標戰(zhàn)略體系

申請認定馳名商標的企業(yè)，一般都具有一定的規(guī)模，在業(yè)界具有一定的影響，同時企業(yè)已經(jīng)具備了較好的知識產(chǎn)權(quán)保護意識。但是由于知識產(chǎn)權(quán)保護在我國起步較晚，且保護知識產(chǎn)權(quán)具有較強的專業(yè)性，注冊商標專用權(quán)具有無形性、地域性、時間性、獨占性等特點，與傳統(tǒng)的財產(chǎn)權(quán)利有諸多區(qū)別，如果企業(yè)有一套完整科學(xué)的商標戰(zhàn)略體系，配合企業(yè)經(jīng)營，創(chuàng)立馳名商標多半只是時間上的問題。

首先，企業(yè)應(yīng)當具備明確的商標發(fā)展目標，對于大型企業(yè)而言，應(yīng)當培育核心商標、發(fā)展二線商標及申請保護商標，形成商標立體保護網(wǎng)，最大限度的保護自己的品牌。核心商標一般應(yīng)當與企業(yè)中英文名稱一致，便與建立統(tǒng)一的品牌形象，如尼康（Nikon），佳能（Canon），戴爾（Dell）等；二線商標針對不同類別的商品而言，如IBM公司的THINKPAD，寶潔（P&G）公司旗下的海飛絲、潘婷、沙宣等商標，只要使用以及宣傳得當，二線商標一樣也可以培育成為馳名商標；三是保護商標，保護商標一般只使用在某一個具體商品上，商品退市后即不再使用，也可以是申請的外圍商標，只起到保護作用，并無實質(zhì)上的用途，如娃哈哈公司申請的“哈娃娃”、“娃哈娃”等商標。

其次，企業(yè)的商標事務(wù)內(nèi)容繁多，包括商標檢索、商標申請、異議、撤銷、商標維護以及應(yīng)對侵權(quán)訴訟等，還包括國內(nèi)外市場上的商標看護等，需要專人進行管理。近年來，不少國內(nèi)企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域奮起直追，取得了不俗的成績，如華為、富士康等。其中一個重要的原因就是這些企業(yè)都有一個專業(yè)的團隊負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作，例如富士康科技集團，建立了數(shù)百人組成的龐大知識產(chǎn)權(quán)部，負責(zé)專利、商標、著作權(quán)申請及維權(quán)，現(xiàn)在每年在全球申請專利、商標數(shù)額數(shù)量均以數(shù)千計。相反國內(nèi)的一些中小企業(yè)不僅沒有管理知識產(chǎn)權(quán)的員工或者顧問，有的甚至沒有申請過任何一個商標。國內(nèi)有條件的大企業(yè)，應(yīng)該建立自己的知識產(chǎn)權(quán)部，逐步培養(yǎng)自己的專業(yè)人才。還不具備條件的中小企業(yè)，應(yīng)當委托專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)或者律師事務(wù)所來處理自己的知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)。

2．沒有配套的市場宣傳策略、不注重平時的積累

商標是否馳名關(guān)鍵在于對該商標的宣傳力度以及使用該商標的產(chǎn)品或者服務(wù)所占領(lǐng)的市場份額，企業(yè)應(yīng)當在應(yīng)商標戰(zhàn)略的框架內(nèi)進行日常的廣告宣傳活動，積極培育自己的核心商標，在進行日常廣告宣傳活動中，要注意保留廣告宣傳的各項文件紀錄以備日后使用，同時，還應(yīng)當努力提高企業(yè)管理水平，不斷提升產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)，爭取獲得各項獎項。

由于企業(yè)的公司名稱往往與其核心商標并不一致，而且企業(yè)擁有的商標品牌不止一個，因此，企業(yè)的市場宣傳策略顯得尤為重要。在代理實踐中，曾經(jīng)遇到這樣的案例，但由于沒有明確的宣傳重點，導(dǎo)致其申請認定馳名商標的請求并未獲得法院申請。該企業(yè)一共申請了300多個商標，但是最后發(fā)現(xiàn)，其中花費了巨額廣告費用，能完全覆蓋其核心產(chǎn)品、獲得多次地方“著名商標”稱號的商標，只是一個圖形商標，而不是其意圖獲得馳名商標的核心中英文品牌。而其核心的中英文品牌商標覆蓋的商品種類又非常有限，如果選擇申請該圖形為馳名商標，則不得不舍棄與公司名稱對應(yīng)的核心中英文品牌，不能遏止一系列不正當競爭行為；如果選擇申請認定該中英文品牌作為馳名商標，則似乎還達不到馳名商標的程度。這種商標規(guī)劃混亂的行為使得我們在申請司法認定馳名商標過程中極為被動。

3．沒有及時申報地方著名商標。

盡管《商標法》第十四條并未規(guī)定獲得著名商標是申請認定馳名商標的前提條件，但在司法實踐中，是否屬于著名商標也是人民法院認定馳名商標的重要考慮因素。

目前，各省、直轄市都有認定地方著名商標的條例或者辦法，商標權(quán)人可以通過行政程序，申請認定著名商標，擴大商標知名度，加強商標保護力度。以上海市為例，依照《上海市著名商標認定與保護暫行辦法》的規(guī)定，具備下列條件的注冊商標：（一）距商標注冊和實際使用均滿三年以上；（二）商標使用區(qū)域大，在國內(nèi)市場上具有較高的信譽，并為相關(guān)公眾所熟知；（三）商標所指的商品或服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良，并能長時期保持穩(wěn)定；（四）商標所指的商品或服務(wù)的產(chǎn)量、銷售額、利潤、市場占有率等主要經(jīng)濟指標在同行業(yè)中名列前茅；（五）商標宣傳面廣、覆蓋地域廣、成效顯著；（六）商標所有人有較強的商標意識，注重商標的使用、管理和保護工作；（七）出口商品的商標應(yīng)當在較多國家（地區(qū)）注冊，并擁有較廣泛的銷售地區(qū)，經(jīng)商標注冊人申請，上海市著名商標認定委員會可以認定為上海市著名商標。

4．要善于依法選擇合適的管轄法院

依據(jù)最高人民法院司法解釋《關(guān)于審理商標案件有關(guān)管轄和法律適用范圍問題的解釋》第二條規(guī)定，商標民事糾紛第一審案件，由中級以上人民法院管轄。各高級人民法院根據(jù)本轄區(qū)的實際情況，經(jīng)最高人民法院批準，可以在較大城市確定1-2個基層人民法院受理第一審商標民事糾紛案件。由于馳名商標的認定，涉及的問題比較復(fù)雜，對參與審理的合議庭每一個主審法官來說，都是考驗。目前各地中級人民法院的知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)水平還有一定的差距，不同法院在司法認定馳名商標的標準上嚴格程度可能會有所差別，企業(yè)可以選擇向已有認定馳名商標經(jīng)歷的法院提出訴訟請求。對于侵犯商標專用權(quán)及反不正當競爭案件，由被告所在地或者侵權(quán)行為地法院管轄，故一般可以通過選擇侵權(quán)產(chǎn)品銷售地進行起訴來選擇管轄法院，如果企業(yè)遭遇多個侵權(quán)人侵權(quán)，則還可以通過不同被告來選擇管轄法院。

5．選擇合適的侵權(quán)案件

依據(jù)“被動保護”的原則，并非在所有的侵犯商標權(quán)案件或不正當競爭案件審理中都可以提起認定馳名商標申請�？商崞鹫J定的案件一般包括：1）他人將與申請人申請認定的商標相同或者近似的標識，在非類似的商品或者服務(wù)上注冊或者使用，損害申請人權(quán)益的；2）他人將與申請人申請的商標相同或者相似的文字作為企業(yè)名稱或者網(wǎng)絡(luò)域名的一部分登記或者使用，誤導(dǎo)公眾、損害申請人權(quán)益的；3）他人將與申請人申請的商標相同或者相似的文字作為網(wǎng)絡(luò)域名的一部分登記或者使用，引起公眾誤人的等。

6．關(guān)鍵在于證據(jù)

法院認定馳名商標，關(guān)鍵在于證據(jù)，最高人民法院新聞辦公室２６日公布了１０起馳名商標司法認定案例，在審判活動中認定了“奇正”、“中化”、“國美”、“Rolex”、“DUPONT”、“沃爾瑪”等商標為馳名商標，通過上述案例我們可以發(fā)現(xiàn)，上述商標具有注冊早、使用時間長、廣告宣傳費用高、業(yè)務(wù)區(qū)域廣、商標保護記錄好等共同特點，這些特點與目前我國《商標法》第十四條的規(guī)定是相吻合的。為滿足司法認定要求，企業(yè)提供的證據(jù)應(yīng)當具有明確的針對性，主要包括有：該商標在國內(nèi)外的注冊情況、該商標最早使用及連續(xù)使用的時間、使用該商標的商品或者服務(wù)近年來的主要經(jīng)濟指標、使用該商標的主要商品或者服務(wù)在國內(nèi)外的銷售及經(jīng)營狀況、該商標受保護的相關(guān)紀錄（如地方著名商標證、被法院認定為“知名商品”）以及其他獲得各項獎勵的證明文件等。

申請司法認定馳名商標，企業(yè)往往需要提供數(shù)千頁各類證據(jù)，但是，很多時候企業(yè)花大力氣進行廣告宣傳，其精心保留的大量宣傳記錄、廣告合同等卻并不能作為證據(jù)被人民法院采納認可，原因在于日常經(jīng)營活動中沒有按照法律的要求來準備和保留證據(jù)，導(dǎo)致提供的書證、物證不能構(gòu)成一個完整有效的證據(jù)鏈來證明涉案商標的宣傳情況。這種情況國內(nèi)企業(yè)有，一些知名的外國公司也有這樣的情況。例如，企業(yè)與廣告公司簽訂的廣告合同過于簡單，沒有反映出廣告宣傳的具體內(nèi)容，不能證明宣傳對象確系涉案商標；另外，企業(yè)一般不與電視臺、報紙雜志等宣傳媒體直接接觸，而是通過廣告公司進行中介，如何收集并保留相關(guān)的廣告宣傳證據(jù)，也是應(yīng)當認真考慮的。

最后需要注意的是，申請人的子公司、分公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)，以及涉案商標的被使用許可方等與涉案商標相關(guān)的使用、宣傳推廣、市場信息等資料，都是可以向法庭提交的證據(jù)。

 

四．結(jié)語　　　　　　　　　　　　　　　

與行政程序認定馳名商標相比，司法認定馳名商標具有程序簡便、認定時間短等特點，配合商標維權(quán)案件同時進行，具有較好的維權(quán)效果。相信隨著人民法院認定馳名商標審判經(jīng)驗的不斷積累，企業(yè)的品牌戰(zhàn)略意識和知識產(chǎn)權(quán)保護意識的增強，馳名商標持有人的合法權(quán)益將得到更好的保護。